作者：舒海，中倫律師事務(wù)所上海辦公室合伙人，主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)椋褐�識(shí)產(chǎn)權(quán)、公司/外商直接投資、合規(guī)/反腐敗。

長(zhǎng)生劍、孔雀翎、碧玉刀、多情環(huán)、離別鉤、霸王槍、拳頭，這是武俠名家古龍筆下江湖豪杰曾經(jīng)使用的七種非同一般的江湖武器，每件精妙絕倫。這七種武器在白玉京等大俠的手里，變得出神入化，令人膽寒。

近年隨著商標(biāo)侵權(quán)訴訟的日益增多，影響面越來(lái)越廣，各路商標(biāo)律師粉墨登場(chǎng)。所謂有人的地方就有江湖，有江湖就免不了紛爭(zhēng)，解決紛爭(zhēng)自然少不了武器。知識(shí)產(chǎn)權(quán)江湖各路大俠，對(duì)于上述七種武器的使用也是得心應(yīng)手。

所謂外行看熱鬧，內(nèi)行看門(mén)道。本文試圖結(jié)合一些經(jīng)典案例，主要從被告的角度，對(duì)于商標(biāo)律師慣用的七種武器，為各位一一道來(lái)。

第一種武器：長(zhǎng)生劍

陳舊的劍鞘，纏在劍柄上的緞子也同樣陳舊，根本看不出來(lái)有什么殺氣，然而這陳舊劍鞘中的劍，卻鋒利無(wú)比。這就是江湖中最可怕的一把劍：長(zhǎng)生劍。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的江湖中，很多商標(biāo)律師用劍，因劍乃兵器中的王者，只要抓住對(duì)方（原告）的弱點(diǎn)，發(fā)出致命一擊，就能大功告成。“非商標(biāo)意義上的使用”，就是商標(biāo)律師的長(zhǎng)生劍。

一般而言，商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其它商業(yè)活動(dòng)中。這些只是商標(biāo)使用的具體表現(xiàn)形式，實(shí)質(zhì)上，只有將商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的使用，才是商標(biāo)法意義上的“使用”，這就是說(shuō)，如果被告使用的標(biāo)識(shí)不具有區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的作用，這種使用就不是商標(biāo)意義上的“使用”，也就不會(huì)構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵害。

一個(gè)典型的案例就是輝瑞制藥訴江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司商標(biāo)侵權(quán)一案。涉案的輝瑞公司的注冊(cè)商標(biāo)系指定顏色為藍(lán)色的菱形立體商標(biāo)，被訴侵權(quán)的藥片在顏色和形狀上與之高度近似，但在銷(xiāo)售時(shí)有外包裝盒，并且內(nèi)包裝為不透明錫紙。最高人民法院認(rèn)為：由于涉案藥片包裝于不透明材料內(nèi)，其形狀和顏色不能起到標(biāo)識(shí)其來(lái)源和生產(chǎn)者的作用，不能認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用，因此不屬于“使用相同或者近似商標(biāo)的行為”。

第二種武器：孔雀翎

據(jù)兵器譜記載：“孔雀翎，世之寶兵。至華麗，出則殺敵于無(wú)形”。在古龍筆下，孔雀翎是一種殺人于無(wú)形中暗器，被它鎖定的人避無(wú)可避，躲無(wú)可躲，只有死路一條。

商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)以后，商標(biāo)權(quán)人并不能一勞永逸。這是因?yàn)樯虡?biāo)的基本功能是區(qū)別商品或服務(wù)的來(lái)源。商標(biāo)只有通過(guò)持續(xù)不斷使用，才能實(shí)現(xiàn)這種區(qū)別功能。以前出現(xiàn)了一些商標(biāo)權(quán)利人自己未使用注冊(cè)商標(biāo)，卻獲得高額賠償?shù)陌咐�。更有一些人惡意搶注他人在先使用的商�?biāo)后敲詐在先使用人或者通過(guò)訴訟，索取高額賠償，這顯然違背了商標(biāo)保護(hù)的初衷，從某種程度上也助長(zhǎng)了商標(biāo)搶注和商標(biāo)囤積行為。

有鑒于此，《商標(biāo)法》第49條規(guī)定，“注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)”，第64條更是明確了，“注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過(guò)該注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任”。

因此，一旦商標(biāo)權(quán)人無(wú)法證明其連續(xù)三年實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)的，申請(qǐng)撤銷(xiāo)該商標(biāo)或者免予賠償就成了商標(biāo)律師的“孔雀翎”。

“皮寶王”商標(biāo)侵權(quán)案，就是近年發(fā)生的一個(gè)案例。廣東太安堂藥業(yè)公司(以下稱“太安堂”)從1998年就開(kāi)始生產(chǎn)“皮寶霜”用于治療皮膚類(lèi)疾病，其產(chǎn)品“皮寶”、“膚特靈”在行業(yè)內(nèi)享有一定聲譽(yù)，但未申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)。原告廣東陽(yáng)春市康得樂(lè)技術(shù)公司(以下稱“康得樂(lè)”)，2004年即取得國(guó)家商標(biāo)局頒發(fā) “皮寶王+圖”注冊(cè)商標(biāo)。2013年年底，原告同時(shí)起訴多家藥店，索賠20萬(wàn)元。但在庭審過(guò)程中，原告由于無(wú)法證明其“皮寶王”注冊(cè)商標(biāo)的使用情況，只得撤訴，沒(méi)有討到任何便宜。同時(shí)，原告的魯莽起訴行為，還帶來(lái)其注冊(cè)商標(biāo)面臨被撤銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

第三種武器：碧玉刀

古龍?jiān)跁?shū)中這樣描寫(xiě)段玉的碧玉刀：白銀吞口、黑鱉皮鞘、鑲著七顆翡翠的刀。碧玉刀非但價(jià)值連城，而且故老相傳，都說(shuō)其中還藏著一個(gè)很大的秘密。無(wú)論誰(shuí)只要能解開(kāi)這秘密，他立刻就可能變成富可敵國(guó)的武林高手。

注冊(cè)商標(biāo)侵犯在先權(quán)利，就是商標(biāo)律師手中的“碧玉刀”。

注冊(cè)商標(biāo)不得侵犯在先權(quán)利，這是一條國(guó)際通行的原則。我國(guó)《商標(biāo)法》對(duì)于在先權(quán)利的規(guī)定，主要體現(xiàn)在第13條規(guī)定的未在我國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)、第15條規(guī)定的被代理人或者被代表人的商標(biāo)以及第32條規(guī)定的在先使用并有一定影響的商標(biāo)。同時(shí)，《商標(biāo)法》第9條“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)……不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突”，以及第32條“ 申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”，都是對(duì)在先權(quán)利的概括性規(guī)定。

“IVERSON”商標(biāo)爭(zhēng)議案是一個(gè)典型的注冊(cè)商標(biāo)與在先姓名權(quán)相沖突的糾紛案件。商評(píng)委及一審法院均認(rèn)為，“Iverson”只是姓，“Allen Iverson”才是全名，而爭(zhēng)議商標(biāo)并沒(méi)有使用該姓名的全稱，因此不構(gòu)成對(duì)Allen Iverson在先姓名權(quán)的侵犯。二審法院認(rèn)為，判斷姓名權(quán)是否因爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)而受到損害，應(yīng)當(dāng)以該姓名在先具有一定知名度為前提。該案中，原告于一審、二審期間提交的證據(jù)材料，足以證明中國(guó)公眾已經(jīng)將“Iverson”與Allen Iverson建立了對(duì)應(yīng)關(guān)系，“Iverson”作為著名的NBA球星已經(jīng)為中國(guó)公眾所熟知。在此情況下，未經(jīng)許可申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾將其與Allen Iverson相聯(lián)系，從而認(rèn)為相關(guān)商品的來(lái)源與Allen Iverson有關(guān)，損害了Allen Iverson的姓名權(quán)。

第四種武器：多情環(huán)

“無(wú)論套住了什么，立刻就緊緊地纏住，絕不會(huì)再脫手，就好象是個(gè)多情的女人一樣”，這就是古龍筆下的另一種武器：多情環(huán)。

由于種種原因，不少企業(yè)的商標(biāo)被他人惡意搶注，從而造成被動(dòng)。但是，有經(jīng)驗(yàn)的商標(biāo)律師，往往能起死回生，個(gè)中法寶就是《商標(biāo)法》第59條第2款的規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”。

商標(biāo)律師只要能夠證明，被告在先使用了原告的注冊(cè)商標(biāo)，并且具有一定影響，原告就無(wú)權(quán)禁止被告在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)。“在先使用并有一定影響”這就是商標(biāo)律師的第四種武器：多情環(huán)。

比如，在藍(lán)迪（撫順）國(guó)際化學(xué)有限公司與上海愛(ài)特福實(shí)業(yè)有限公司、江蘇愛(ài)特福藥物保健品有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案中，藍(lán)迪公司分別在1996年1月和1997年5月取得“好幫手”、“好幫手Handy Mate”的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。江蘇愛(ài)特福通過(guò)受讓成為“84”注冊(cè)商標(biāo)的所有權(quán)人。“84”商標(biāo)在 1992、1994、1998、2001年獲得江蘇省沐浴露、洗潔精類(lèi)產(chǎn)品的著名商標(biāo)。兩家被告愛(ài)特福公司將“84”與“好幫手”并列使用于天然活性洗潔精產(chǎn)品上，以“84好幫手天然活性洗潔精”作為產(chǎn)品的名稱，并于1995年底開(kāi)始在徐州電視臺(tái)播出廣告。二審法院認(rèn)為，被告的產(chǎn)品應(yīng)認(rèn)定為知名商品，被告可在原有的使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用“84好幫手”商品名稱。

第五種武器：離別鉤

“這柄鉤，無(wú)論鉤住什么都會(huì)造成離別。如果它鉤住你的手，人的手就要和腕離別；如果它鉤住你的腳，你的腳就要和腿離別”，這就是古龍筆下主人公楊錚使用的武器：離別鉤，

《商標(biāo)法》第59條規(guī)定“ 注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用”，這就是通常所說(shuō)的“合理使用”，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

離別鉤在手，商標(biāo)律師無(wú)憂。

美國(guó)教育考試服務(wù)中心（ETS）訴北京市立新東方學(xué)校未經(jīng)許可使用TOEFL試題侵犯其著作權(quán)和商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)糾紛案，就是一個(gè)介紹商品內(nèi)容而進(jìn)行描述性質(zhì)“合理使用”的案例。北京市高級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，雖然ETS在出版物、錄音磁帶上合法注冊(cè)了TOEFL商標(biāo)，新東方學(xué)校在“TOEFL系列教材”以及“TOEFL 聽(tīng)力磁帶上”突出使用了“TOEFL”字樣，但新東方學(xué)校對(duì)“TOEFL”是在進(jìn)行描述性或者敘述性的使用。其目的是為了說(shuō)明和強(qiáng)調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表明出版物的來(lái)源，并不會(huì)造成讀者對(duì)商品來(lái)源的誤認(rèn)和混淆。

第六種武器：霸王槍

霸王槍是江湖上獨(dú)一無(wú)二的一桿槍?zhuān)�長(zhǎng)一丈三尺七寸三分，重七十三斤七兩三錢(qián)，槍尖是純鋼，槍桿也是純鋼。它的尖若是刺在人身上，那人固然必死無(wú)疑，就算被槍桿掃中，也得嘔血五升。

現(xiàn)實(shí)生活中，商標(biāo)權(quán)人起訴銷(xiāo)售者的案例不勝枚舉，往往索賠數(shù)額巨大，給銷(xiāo)售者造成極大的壓力。但是，不少人忽視了《商標(biāo)法》第60條“銷(xiāo)售不知道是侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說(shuō)明提供者的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止銷(xiāo)售”這一點(diǎn)。銷(xiāo)售者主觀上的“不知道”即可免除賠償責(zé)任，這就是商標(biāo)律師的霸王槍。

一個(gè)典型案例就是上海紅雙喜股份有限公司訴北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司懷柔店侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案，原告紅雙喜公司依法受讓取得“紅雙喜”、“DHS”商標(biāo)的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，兩商標(biāo)均注冊(cè)在第28類(lèi)乒乓球等商品上。2011年8月11日，紅雙喜公司在京客隆懷柔店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)了標(biāo)有“紅雙喜”和“DHS”標(biāo)識(shí)的假冒紅雙喜商標(biāo)的侵權(quán)產(chǎn)品。紅雙喜公司認(rèn)為京客隆懷柔店侵犯其享有的“紅雙喜”和“DHS”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，遂向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判令：停止銷(xiāo)售行為；賠償損失20萬(wàn)元及合理支出；在相關(guān)媒體刊登聲明、消除影響。由于被告京客隆懷柔店證明了銷(xiāo)售的涉案商品有合法來(lái)源，北京市高級(jí)人民法院維持了一審法院的判決：京客隆懷柔店停止銷(xiāo)售侵犯紅雙喜公司“紅雙喜”和“DHS”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的涉案商品；駁回紅雙喜公司的其他訴訟請(qǐng)求。

第七種武器拳頭

《憤怒的小馬》中有這樣兩句，讓人印象深刻：“很少有人知道，拳頭也是一種武器，而且是無(wú)可替代的武器 ”；“出擊的拳頭沒(méi)有大小，只有力道的深淺”。

人們把“拳頭”列入“七種武器”引起不少爭(zhēng)議，本文不做探討。但每個(gè)人都有雙拳頭，但真正用得好的，才是個(gè)中高手。武林人士在對(duì)決時(shí)，功力深厚的一方，一拳即可將對(duì)手擊敗。正如商標(biāo)律師，面對(duì)商標(biāo)侵權(quán)之訴，終極功力在于說(shuō)服法庭：涉案的標(biāo)識(shí)與原告的注冊(cè)商標(biāo)，既不相同，也不近似，即使近似，也不會(huì)導(dǎo)致混淆，從而成功地為當(dāng)事人擺脫責(zé)任。

根據(jù)現(xiàn)行的《商標(biāo)法》，在相同的商品或者服務(wù)上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的標(biāo)識(shí)的情形（所謂的“雙相同”），不再考慮導(dǎo)致混淆的可能性，業(yè)界稱之為“商標(biāo)權(quán)的絕對(duì)保護(hù)”。除此之外，在相同或者類(lèi)似的商品上使用近似商標(biāo)，是否有混淆的可能性，才是決定案件結(jié)果的關(guān)鍵，猶如圍棋中的“勝負(fù)手”（《商標(biāo)法》第57條）。

商標(biāo)法上混淆的含義是指，消費(fèi)者錯(cuò)誤地認(rèn)為使用兩商標(biāo)的商品或者服務(wù)來(lái)源于同一商品提供者，或者雖然認(rèn)為來(lái)源于不同的提供者，但誤認(rèn)為提供者之間存在特定聯(lián)系，即誤認(rèn)為兩者具有經(jīng)濟(jì)上、經(jīng)營(yíng)上、組織上或法律上的關(guān)系（例如授權(quán)或贊助）。

法國(guó)拉科斯特股份有限公司訴新加坡鱷魚(yú)國(guó)際機(jī)構(gòu)私人有限公司、上海東方鱷魚(yú)服飾有限公司北京分公司侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)糾紛一案，正是這樣的終極案例。拉科斯特公司創(chuàng)辦于1933年，同年在法國(guó)注冊(cè)“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)，此后其產(chǎn)品主要在歐洲銷(xiāo)售。1980年，拉科斯特公司在中國(guó)大陸注冊(cè)了“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)，其產(chǎn)品于1984年正式進(jìn)入中國(guó)。2000年5月11日，拉科斯特公司對(duì)鱷魚(yú)國(guó)際公司及其在北京的代理商上海東方鱷魚(yú)公司提起訴訟，稱二被告使用的“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)與“鱷魚(yú)圖形”注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似，侵犯了其在第25類(lèi)服裝及其他相關(guān)類(lèi)別商品上的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

2010年12月29日，最高人民法院在終審判決中指出：判定被訴標(biāo)識(shí)與原告請(qǐng)求保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成近似，通常要根據(jù)訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)文字的字型、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色等構(gòu)成要素的近似性進(jìn)行判斷，且將是否造成混淆作為重要判斷因素。因此，侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)意義上的商標(biāo)近似應(yīng)當(dāng)是指混淆性近似，即足以造成市場(chǎng)混淆的近似。就本案訴爭(zhēng)商標(biāo)具體情況而言，鱷魚(yú)國(guó)際公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后使用相關(guān)商標(biāo)，主要是對(duì)其已有商標(biāo)的沿用，且在實(shí)際使用中也有意區(qū)分訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)，主觀上并無(wú)利用拉科斯特公司的品牌聲譽(yù)，造成消費(fèi)者混淆、誤認(rèn)之故意；從訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)在中國(guó)市場(chǎng)的共存和使用情況看，兩者在中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)已擁有各自的相關(guān)公眾，在市場(chǎng)上均已形成客觀的劃分，已成為可區(qū)別的標(biāo)識(shí)。應(yīng)當(dāng)認(rèn)為被訴標(biāo)識(shí)與拉科斯特公司的注冊(cè)商標(biāo)相比雖有近似之處，但相關(guān)公眾已在客觀上將兩公司訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)區(qū)別開(kāi)來(lái)，其共存不足以使相關(guān)公眾對(duì)其商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆；基于鱷魚(yú)國(guó)際公司的產(chǎn)品已經(jīng)形成自身的相關(guān)消費(fèi)群體，相關(guān)公眾已在客觀上將兩公司的相關(guān)商品區(qū)別開(kāi)來(lái)的市場(chǎng)實(shí)際，法院最終認(rèn)為被告的被訴標(biāo)識(shí)與法國(guó)拉科斯特公司請(qǐng)求保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。

上述七種武器，在同一個(gè)商標(biāo)訴訟案件中，可以單獨(dú)運(yùn)用，但如果能組合使用，其功力定可倍增。知識(shí)產(chǎn)權(quán)界的各路大俠，不妨細(xì)細(xì)揣摩，針對(duì)不同的案件，靈活使用，所謂“運(yùn)用之妙存乎一心”也。

如果上述武器都用不上，試試民法中的“帝王條款“吧。我國(guó)《民法通則》第4條規(guī)定，“民事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則”，《民法通則》將“誠(chéng)實(shí)信用原則”規(guī)定為民法的一項(xiàng)基本原則，在我國(guó)有適用于全部民法領(lǐng)域的效力，因此，該原則常被奉為"帝王條款"，有"君臨法域"之效力。將該原則結(jié)合《商標(biāo)法》第44條“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效”，往往也能有意外的驚喜。

再如果，連“帝王條款”都用不上，作為商標(biāo)律師，還是建議你的當(dāng)事人和對(duì)方和解吧。