裁判要旨

  使用假冒他人注冊商標的商品，即使該使用人是公司，也不構成商標侵權。但特殊情形除外。

  案情

  原告廣州市偉正木制品有限公司（簡稱廣州偉正公司）通過繼受方式取得了“偉業(yè)牌”注冊商標，該注冊商標核定使用在第19類木板等商品上，目前處于授權狀態(tài)。該商標2008年被評為廣州市著名商標。

  被告深圳市寶安金都實業(yè)有限公司（簡稱深圳金都公司）將其經(jīng)營的皇廷假日酒店之裝修工程，委托被告深圳市建藝裝飾設計工程有限公司（簡稱深圳建藝公司）、深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司（簡稱深圳特藝達公司）進行施工，被告深圳市皇廷假日酒店有限公司是上述酒店的承租人和現(xiàn)場管理單位。原告發(fā)現(xiàn)上述酒店裝修工程中使用的“偉業(yè)牌”木板屬于假冒其注冊商標的商品。被告提供證據(jù)證明，其是從裝修市場購買的“偉業(yè)牌”木板。

  根據(jù)上述事實，原告認為被告侵害了其注冊商標權，要求被告將侵權木板拆除，賠禮道歉，并賠償其經(jīng)濟損失150萬元。

  裁判

  廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，根據(jù)我國商標法第五十二條的規(guī)定，侵害注冊商標專用權的行為，不包括使用假冒注冊商標商品的行為，因此，原告的訴訟請求不成立。法院判決：駁回原告廣州偉正公司的訴訟請求。

  廣州偉正公司不服一審判決，提起上訴。

  2011年5月9日，廣東省深圳市中級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

  評析

  商標是商品或服務的提供者為了將自己的商品或服務與他人提供的同類或近似商品或服務相區(qū)別而使用的標記，其具有識別區(qū)分的功能。依通說，注冊商標所有權分為專用權和禁用權兩個方面，即所謂積極的權能和消極的權能。我國商標法第五十一條規(guī)定，注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。此為注冊商標所有人依法享有的專用權的范圍，即商標獲得注冊后，商標所有人有權在該注冊商標核定使用的商品（或服務）上，使用該注冊商標標識。同時，為了保證商標所有人商標專用權的正常行使，商標法禁止他人以混淆的方式使用他人的注冊商標，即商標所有人針對他人混淆性使用其注冊商標的侵權行為，有權提起維權之救濟請求權。

  在司法實踐中，判定商標侵權的標準為混淆的標準，而混淆一般又分為三種情形：一是直接混淆，即由于在后商標的存在，具有一般謹慎程度的普通消費者乃至社會公眾，極有可能誤認為其所附著的商品或服務來源于在先商標所有人；二是間接混淆，即消費者不會對在后商標與在先商標所標識的商品或服務之來源產(chǎn)生混淆，但可能誤認為在后商標與在先商標的經(jīng)營者之間存在某種經(jīng)營上的聯(lián)系，比如存在聯(lián)營、贊助或許可等關系；三是反向混淆，即知名度大或實力雄厚的企業(yè)在后大量使用知名度小或實力較弱企業(yè)的在先注冊商標，可能導致消費者誤以為在先注冊商標權人提供的商品或服務來源于在后商標使用人，或者誤認為在先商標與在后商標的經(jīng)營者之間存在某種經(jīng)營上的聯(lián)系。

  根據(jù)侵犯商標權的混淆理論，凡未經(jīng)商標權人許可且不存在“合理使用”等法定免責事由的情況下，在相同或近似商品或服務上，使用與他人相同或相近似的商標，導致消費者產(chǎn)生混淆的行為，即構成侵犯他人的商標專用權。反之，即使在相同或近似商品或服務上，使用與他人相同或相近似的商標，但不可能導致消費者產(chǎn)生混淆的行為，就不會構成商標侵權。

  商標法第十三條、第五十二條第（一）、（二）、（四）項、《商標法實施條例》第五十條第（一）項以及《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第二條，三個法律規(guī)范加在一起，總共規(guī)定了九種類別的商標侵權行為。同時，商標法第五十二條第（三）項和《商標法實施條例》第五十條第（二）項兩個條文加在一起，規(guī)定了兩種幫助（間接）侵害注冊商標專用權的行為。另外，商標法第五十二條第（五）項還規(guī)定了隨社會發(fā)展可能產(chǎn)生新的商標侵權行為之兜底性條款。上述情形，屬于我國商標法規(guī)定的類型化的商標侵權行為，此屬于商標禁用權的范圍。

  就涉案查明的事實來看，本案之所以引發(fā)侵害注冊商標專用權糾紛的原因在于，深圳金都公司在發(fā)包給深圳建藝公司、深圳特藝達公司的裝修工程中使用了“偉業(yè)牌”商業(yè)標識的木板，廣州偉正公司因此認為其涉案注冊商標專用權受到了侵害。由于深圳建藝公司、深圳特藝達公司已舉證證明標有被控標識的“偉業(yè)牌”木板，是從裝修市場購買的，這說明，涉案假冒原告注冊商標商品的行為是由案外人實施的，本案眾多被告均未從事生產(chǎn)、銷售標有原告注冊商標標識之產(chǎn)品的行為，因此，本案被告并沒有從事侵害原告注冊商標專用權的直接侵權行為。

  因被告使用假冒商品的行為擴大了商標直接侵權行為的損害后果，那該行為是否構成幫助（間接）侵害原告的注冊商標所有權呢？由于案外人在將假冒商品賣給被告時，其商標直接侵權行為已實施完畢，被告并沒有幫助該案外人實施商標直接侵權行為，故使用假冒他人注冊商標的商品，即使該使用人是公司，且知假而買假，也不構成商標侵權。

  但應注意的是，使用假冒他人注冊商標的商品，在特殊情形下亦有可能構成商標侵權。比如，肯德基快餐公司分別在餐飲服務和茶具商品上注冊了“肯德基”商標，而某餐飲酒店購買了印有假冒“肯德基”字樣的杯子，并在其提供的餐飲服務中使用，這可能導致消費者誤以為該酒店與肯德基公司有關聯(lián)關系，其行為構成商標侵權。但本案并不屬于此種情形。

  本案案號：（2008）深寶法知產(chǎn)初字第60號，（2010）深中法民三終字第213號

  案例編寫人：廣東省深圳市中級人民法院 祝建軍