以案說法:未核準(zhǔn)授權(quán)的商標(biāo)不能作為不侵權(quán)的抗辯理由

裁判要旨

　　未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可，在相同商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。對(duì)被告以其已經(jīng)向商標(biāo)局申請(qǐng)但并未核準(zhǔn)授權(quán)的商標(biāo)進(jìn)行不侵權(quán)抗辯的，人民法院不予支持。

　　案情

　�。ǖ聡�）威樂歐洲股份有限公司（簡稱威樂公司）在第7類環(huán)流泵、處理污水和糞便的機(jī)械裝置商品上的“WILO”商標(biāo)已在我國注冊(cè)，有效期至2014年1月26日。

　　2007年9月24日，在公證員的監(jiān)督下，威樂公司的代理人在北京市京開五金機(jī)電批發(fā)市場購買了臺(tái)州新威樂機(jī)電有限公司（簡稱新威樂公司）制造的兩臺(tái)屏蔽靜音泵，該產(chǎn)品及其外包裝、合格證、使用說明書上均使用了“新威樂XinWiLo”商標(biāo)。威樂公司遂以商標(biāo)侵權(quán)為由，向法院提起訴訟。

　　法院查明：“新威樂XinWiLo”商標(biāo)于2005年7月26日向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)，申請(qǐng)注冊(cè)的類別為第7類離心泵等商品。該商標(biāo)于2008年7月3日進(jìn)入初審公告期，2008年9月23日，威樂公司就該商標(biāo)提出異議申請(qǐng)。

　　裁判

　　北京市第二中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案產(chǎn)品上使用的“新威樂XinWiLo”商標(biāo)含有威樂公司的“WILO”注冊(cè)商標(biāo)的全部內(nèi)容，且涉案產(chǎn)品與“WILO”注冊(cè)商標(biāo)核定使用的產(chǎn)品為同一類別，故“新威樂XinWiLo”商標(biāo)與“WILO”注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似且足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)，已構(gòu)成對(duì)威樂公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。法院判決：新威樂公司立即停止制造、銷售侵權(quán)產(chǎn)品，并賠償威樂公司經(jīng)濟(jì)損失20萬元及合理訴訟支出1.3萬元。

　　一審判決后，新威樂公司不服，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。2009年7月30日，法院判決：駁回上訴，維持原判。

　　評(píng)析

　　一、新威樂公司是否可以其“新威樂XinWiLo”商標(biāo)進(jìn)行不侵權(quán)抗辯，本案應(yīng)否中止審理

　　對(duì)于初審公告的“新威樂XinWiLo”商標(biāo)，威樂公司在初審公告期內(nèi)，已經(jīng)提起了異議申請(qǐng)，該商標(biāo)即進(jìn)入商標(biāo)異議審查程序，故該商標(biāo)至今尚未被核準(zhǔn)注冊(cè)。在商標(biāo)民事糾紛訴訟中，我國法律和司法解釋并未規(guī)定對(duì)于處于初審公告異議期內(nèi)的案件應(yīng)予中止審理，故本案不應(yīng)中止審理，新威樂公司亦不能以此未獲得核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)作為不侵權(quán)的抗辯理由。

　　二、“新威樂XinWiLo”商標(biāo)是否構(gòu)成對(duì)“WILO”商標(biāo)的侵權(quán)

　　根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)從兩方面入手：首先判斷是否構(gòu)成相同或者類似商品；其次判斷商標(biāo)是否近似。本案中，“WILO”商標(biāo)核定使用的產(chǎn)品為環(huán)流泵等，而被控侵權(quán)產(chǎn)品為屏蔽靜音泵，屬于同類產(chǎn)品。在判斷商標(biāo)是否近似時(shí)，要考慮文字的字形、讀音、含義，商標(biāo)相近似的效果，應(yīng)當(dāng)達(dá)到容易使相關(guān)公眾對(duì)所標(biāo)識(shí)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，或者認(rèn)為兩者有某種特定的聯(lián)系。法院認(rèn)定商標(biāo)相同或者近似按照以下原則進(jìn)行：以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)；既要進(jìn)行對(duì)商標(biāo)的整體比對(duì)，又要進(jìn)行對(duì)商標(biāo)主要部分的比對(duì)，比對(duì)應(yīng)當(dāng)在比對(duì)對(duì)象隔離的狀態(tài)下分別進(jìn)行；判斷商標(biāo)是否近似，應(yīng)當(dāng)考慮請(qǐng)求保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度。本案中，“WILO”是威樂公司臆造的無固定含義的詞，具有顯著的識(shí)別性，“威樂”亦來源于“WILO”的音譯，該商標(biāo)在相關(guān)行業(yè)中具有較高的知名度。被控侵權(quán)產(chǎn)品上使用的“新威樂XinWiLo”商標(biāo)只是在“WILO”商標(biāo)前加上了“新”及相應(yīng)的漢語拼音，“WILO”仍為該商標(biāo)的顯著識(shí)別部分，以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)誤認(rèn)為“WILO”與“新威樂XinWiLo”是系列商標(biāo)或者認(rèn)為二者的提供者有關(guān)聯(lián)關(guān)系或特定聯(lián)系，從而對(duì)兩者來源產(chǎn)生混淆。故法院認(rèn)定“新威樂XinWiLo”商標(biāo)已構(gòu)成對(duì)“WILO”商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

　　三、如何確定本案賠償數(shù)額

　　根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，在商標(biāo)侵權(quán)案件中，有三種確定賠償數(shù)額的方法：侵權(quán)人因侵權(quán)獲得的利益、權(quán)利人因侵權(quán)受到的損失或者在法律規(guī)定的范圍內(nèi)酌定賠償數(shù)額。一般而言，權(quán)利人很難證明侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益，除非對(duì)侵權(quán)人的財(cái)務(wù)賬冊(cè)進(jìn)行審計(jì)，得到其銷售的侵權(quán)產(chǎn)品的數(shù)量及獲利。而權(quán)利人的損失必須是因侵權(quán)人的侵權(quán)行為造成的，要排除市場需求變化、產(chǎn)品競爭、營銷手段等非侵權(quán)人的因素，可以根據(jù)侵權(quán)商品銷售量與該商品單位利潤乘積計(jì)算；該商品單位利潤無法查明的，按照注冊(cè)商標(biāo)商品的單位利潤計(jì)算。其前提也是侵權(quán)人銷售的侵權(quán)產(chǎn)品的數(shù)量是可以確定的。在上述兩種方法均無法確定的情況下，權(quán)利人可以請(qǐng)求法院在法律規(guī)定的范圍內(nèi)酌定賠償數(shù)額，法院在采用第三種方法確定賠償數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮侵權(quán)行為的性質(zhì)、期間、后果，商標(biāo)的聲譽(yù)，商標(biāo)使用許可費(fèi)的數(shù)額，商標(biāo)使用許可的種類、時(shí)間、范圍及制止侵權(quán)行為的合理開支等因素綜合確定。本案權(quán)利人即選擇了第三種計(jì)算賠償數(shù)額的方法，法院也是在考慮了上述因素的情況下，確定了20萬元的賠償數(shù)額，并且對(duì)威樂公司為制止侵權(quán)行為所支出的公證費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等合理費(fèi)用另行予以支持。

　　本案案號(hào)：（2008）二中民初字第1842號(hào)，（2009）高民終字第729號(hào)

　　案例編寫人：北京市高級(jí)人民法院 李燕蓉